Transferencia de tecnología

Un contrato de transferencia de tecnología tiene como finalidad principal la transmisión de la titularidad del derecho sobre una tecnología en particular. El consentimiento a que un tercero ajeno a la misma pueda explotarla. Mediante estos contratos se transfieren entre diferentes personas jurídicas o físicas, descubrimientos científico-técnicos con la intención de seguir su desarrollo técnico y poder descubrir nuevos productos o medios de producción con el objetivo de comercializarlos.

En los acuerdos de transferencia de tecnología no solo se regula el traspaso de una tecnología innovadora, fruto de años de investigación, sino que también sirven para la transferencia de líneas de investigación, habilidades, conocimientos, métodos de fabricación, o know-how entre otros.

El Reglamento 316/2014, de la Comisión, de 21 de marzo de 2014, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología o RECATT, indica que el objeto de estos contratos es lo que se ha venido a llamar “derechos de tecnología”, es decir, derechos sobre la tecnología, incluyéndose en este concepto las invenciones y el know-how.

En el artículo 1 del RECATT, se establece que se entiende por derechos de tecnología:

• Conocimientos técnicos (know-how),
• Patentes,
• Modelos de utilidad,
• Derechos de los dibujos y modelos industriales,
• Topografías de productos semiconductores,
• Certificados complementarios de protección de medicamentos u otros productos,
• Certificados sobre obtenciones vegetales, y
• Licencias de derecho de auto de programas informáticos.

A la hora de elaborar un contrato de transferencia de tecnología, hay dos elementos concretos a tener en cuenta: i) la transmisión de know-how y, ii) el derecho de patente.

Los acuerdos de know-how se concretan en permitir a quien adquiere el conocimiento, utilizarlo para explotar la tecnología que acompaña a dicho conocimiento en sus propias instalaciones. Ambas partes deberán cuidar especialmente la definición de lo que se considera información confidencial a efectos de prevenir la difusión incontrolada de los conocimientos objeto del contrato y perder así el valor competitivo del conocimiento técnico transmitido.

Por ello, es recomendable, incluir una cláusula en la que se determine que información, durante la vigencia del contrato e incluso una vez finalizado el mismo tendrá carácter confidencial. De esta manera, ambas partes tendrán la certeza que la otra parte se obliga a respetar y mantener esa condición de confidencialidad respecto de los conocimientos técnicos transmitidos y adquiridos.

La determinación de los elementos que serán confidenciales en el marco del acuerdo es fundamental a la hora de imponer sobre ellos las exigencias de confidencialidad adecuadas y pertinentes. En cada supuesto y en función del valor que se le dé al know-how, las garantías que se impongan podrán ser más o menos severas.

No solo se recomienda incluir una cláusula de confidencialidad, en la que se indique el alcance de dicha confidencialidad, así como sus garantías en el contrato de transferencia de tecnología, sino que también se recomienda redactar un contrato de confidencialidad de forma previa en el momento en que ambas partes entablen conversaciones sobre un posible contrato en el futuro, de este modo la parte transmitente se estará protegiendo en el caso de que las negociaciones no sean fructíferas.

En relación con el derecho de patente, la normativa española hace referencia al objeto de las licencias en su artículo 75, en él se indica que “las licencias pueden ser exclusivas o no exclusivas”. Es importante que, en este caso, que se indique de forma expresa si la licencia será exclusiva o no, y las consecuencias que ello conlleva.

Para que las licencias sean exclusivas, se deberá indicar en el contrato, de lo contrario no tendrá el carácter de exclusividad.

También están las licencias únicas, por las que el licenciante solo se compromete a no conceder licencias a terceros, pero él podrá seguir explotando dicha tecnología.

Las licencias no exclusivas, implican que quienes las adquieren pueden hacer uso de la tecnología en cuestión en competencia con el transmitente y con otros terceros que también hayan adquirido el derecho de explotar la licencia.

Es importante delimitar en el contrato que actividades se van a poder llevar a cabo por el licenciatario y en qué sector en concreto, así como el territorio cubierto por el acuerdo de transferencia, si la licencia va a ser exclusiva o no y la duración que va a tener el contrato, así como el derecho que puedan tener las partes sobre la patentabilidad de un producto fruto de la investigación o de la transferencia de tecnología.

A la hora de preparar un contrato de transferencia de tecnología, los aspectos que se han comentado más arriba son aspectos esenciales y a tener en cuenta, pero como todo contrato, la voluntad de las partes será la que marque las obligaciones entre las partes, por lo que es necesario estar bien asesorado durante todo este proceso

Autor: Nicolas Boetti